Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2015 N 05АП-13968/2014 по делу N А51-5238/2013

Требование: О взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству.

ПЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2015 г. N 05АП-13968/2014

Дело N А51-5238/2013

Резолютивная часть постановления оглашена 20 января 2015 года.
Постановление в полном объеме изготовлено 27 января 2015 года.
Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего С.Б. Култышева,
судей А.В. Ветошкевич, С.М. Синицыной,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Филипповой А.О.,
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Федерального казенного предприятия "Союзплодимпорт",
апелляционное производство N 05АП-13968/2014
на решение от 11.09.2014
судьи Е.Н. Шалагановой
по делу N А51-5238/2013 Арбитражного суда Приморского края
по иску Федерального казенного предприятия "Союзплодоимпорт" (ОГРН 1027700240150, ИНН 7708193056),
к обществу с ограниченной ответственностью "ВЛАДТРЕЙД" (ОГРН 1052503128941, ИНН 2536162776)
о взыскании 1 082 730 рублей,
при участии: от истца - представитель не явился;
от ответчика - Рыжикова А.О. по доверенности от 12.01.2015 N 7 сроком действия на один год, паспорт; Семлев В.С. по доверенности от 11.03.2014 N 18 сроком действия на один год, паспорт.

установил:

Федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт" (далее по тексту - истец, ФКП "Союзплодоимпорт") обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Владтрейд" (далее по тексту - ответчик, ООО ") о взыскании 1 082 730 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака "Stolichnaya" по свидетельству N 275940.
Решением Арбитражного суда Приморского края от 25.06.2013 по настоящему делу, оставленным без изменения Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2013, исковые требования ФКП "Союзплодоимпорт" удовлетворены в полном объеме.
Не согласившись с указанными судебными актами, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.
Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 17.01.2014 решение Арбитражного суда Приморского края от 25.06.2013 по делу N А51-5238/2013 и постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2013 по тому же делу отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края.
Решением Арбитражного суда Приморского края от 11.09.2014 исковые требования удовлетворены частично, с ООО "ВЛАДТРЕЙД" в пользу ФКП "Союзплодоимпорт" взыскано 108 273 рубля компенсации, а также 2 382 рубля 70 копеек судебных расходов по уплате государственной пошлины. В остальной части иска отказано.
Не согласившись с вынесенным судебным актом, истец обратился в апелляционный суд с жалобой об его отмене и принятии по делу нового судебного акта, указывая в обоснование жалобы на то, что судом не дана оценка доводам истца, изложенным в возражениях от 27.08.2014 N 13/561, в том числе относительно представленного ответчиком заключения специалиста. Указал на необходимость применения правовой позиции пункта 43.4. Постановления Пленума ВС РФ, ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29. Полагал, что судом нарушено единообразие применения норм права по делам со сходными обстоятельствами, а именно не учтено решение от 28.07.2013 по делу N А51-11645/2013.
Определением суда от 29.10.2014 апелляционная жалоба принята к производству и дело назначено к судебному разбирательству.
В соответствии с "частью 6.1 статьи 268" Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) Пятый арбитражный апелляционный суд определением от 20.11.2014 перешел к рассмотрению дела N А51-5238/2013 по правилам, установленным "АПК" РФ для суда первой инстанции в связи с нарушением судом первой инстанции норм процессуального права, а именно "пункта 6 части 4 статьи 270" АПК РФ. Коллегией было установлено, что протокол судебного заседания от 01.07.2014 по делу N А51-5238/2013 подписан только секретарем судебного заседания, не содержит подписи судьи Е.Н. Шалагановой.
На основании определения председателя второго судебного состава от 20.01.2015 произведена замена судьи Н.А. Скрипки на А.В. Ветошкевич.
Рассмотрение дела начинается сначала в связи с изменением состава суда на основании "пункта 2 части 2 статьи 18" Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
От ответчика поступили письменные пояснения по доводам апелляционной жалобы, которые приобщаются к материалам дела.
В судебном заседании представители ООО "Владтрейд" по доводам апелляционной жалобы возразили, обжалуемое решение считают законным и обоснованным, просили оставить его без изменения, жалобу - без удовлетворения.
Истец, извещенный надлежащим образом о дате, времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителей в судебное заседание не обеспечили. Руководствуясь "частью 3 статьи 156" Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), суд рассмотрел апелляционную жалобу в отсутствие представителя ФКП "Союзплодоимпорт".
Как следует из материалов дела, в соответствии с "Постановлением" Правительства РФ от 04.07.2002 N 494 "О товарных знаках на алкогольную и спиртосодержащую" ФКП "Союзплодоимпорт" осуществляет от имени Российской Федерации права пользования и распоряжения комбинированным товарным знаком (свидетельство РФ N 38388).
Для усиления правовой охраны и создания условий, препятствующих нарушению прав РФ на указанный товарный знак, Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) по свидетельству РФ N 275940 зарегистрирован словесный товарный знак "Stolichnaya".
Правообладателем товарных знаков по свидетельствам РФ N 38388 и N 275940 является ФКП "Союзплодоимпорт".
Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Приморского края от 16.02.2010 по делу N А51-987/2010 установлено, что ООО "ВЛАДТРЕЙД" осуществило ввоз на территорию Российской Федерации 180 455 единиц товара (колпачки цилиндрической формы из полимерного материала для укупоривания стеклянной тары с алкогольной продукцией с дозирующим устройством и декоративной алюминиевой оболочкой корпуса) с незаконно размещенным товарным знаком "Stolichnaya" по свидетельству РФ N 275940.
Из указанного решения следует, что выявленная продукция и товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, являются однородными.
Ссылаясь на нарушение ответчиком своих прав на средство индивидуализации (товарный знак), истец обратился в суд с настоящим иском.
Обосновывая предъявленную к взысканию сумму компенсации, истец исходил из возможности использования спорных пробки с нанесенным товарным знаком только для производства (укупорки) водки "STOLICHNAYA", производимой емкостью 0,5; 0,75 и 1 л.
При этом, принимая за основу расчета минимальный объем, в котором выпускается продукция (0,5 л.), с учетом количества ввезенных контрафактных колпачков (180 455 штук) установил, что с их использованием могло быть произведено 90 227, 5 л. продукции, и поскольку размер лицензионного вознаграждения при ставке лицензионного вознаграждения, равной шести рубля за литр продукции, составил бы 541 365 рублям, истец на основании "пункта 2 части 4 статьи 1515" ГК РФ, предъявил к взысканию компенсацию в размере 1 082 730 рублей.
Рассмотрев исковое заявление, суд первой инстанции счел требования обоснованными и удовлетворил их частично, сочтя обоснованным размер компенсации 108 273 рубля исходя из следующего.
Спорные отношения регулируются положениями части четвертой Гражданского "кодекса" РФ (далее - ГК РФ), включая "главу 76" ГК РФ о правах на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.
Согласно "подпункту 14 пункта 1 статьи 1225" ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются товарные знаки и знаки обслуживания.
В силу "статьи 1229" ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации ("статья 1233" ГК РФ), если гражданским "Кодексом" не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим "Кодексом". Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим "Кодексом"), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим "Кодексом", другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим "Кодексом".
На основании "статьи 1481" ГК РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.
Материалами дела подтверждено, что ФКП "Союзплодоимпорт" является правообладателем товарного знака "Stolichnaya" (свидетельство N 38388, зарегистрировано в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 10.10.1969), при этом согласно приложению N 26 к свидетельству на товарный знак N 38388, в соответствии с "Постановлением" РФ от 04.07.2002 N 494 право пользования и распоряжения (без уступки права) товарным знаком от имени Российской Федерации предоставлено ФКП "Союзплодоимпорт". Согласно представленному свидетельству N 275940, правообладателем словесного товарного знака - "Stolichnaya", является также ФКП "Союзплодоимпорт".
В соответствии с "частью 1 статьи 1484" ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит 7 А51-5238/2013 исключительное право использования товарного знака в соответствии со "статьей 1229" настоящего Кодекса любым, не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в "пункте 2" настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ.
Согласно "пункту 1 статьи 1515" ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
Таким образом, под незаконным использованием товарного знака понимаются действия, в том числе по размещению товарного знака на товарах и документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, а также ввоз таких товаров на территорию Российской Федерации.
Обществом без разрешения правообладателя предпринята попытка введения гражданский оборот товары, на которых размещены обозначения сходные до степени смешения с зарегистрированными за истцом товарным знаком "Stolichaya", что установлено вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда Приморского края по делу N А51-987/2010, имеющим в силу положений "статьи 69" АПК РФ преюдициальное значение для рассмотрения настоящего спора.
На основании "пункта 3 статьи 1252" ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным "Кодексом", в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.
На основании "подпункта 2 пункта 4 статьи 1515" ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Судом первой инстанции обоснованно учтены правовые позиции, содержащиеся в пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ", Президиума ВАС РФ в Постановлении от 27.09.2011 N 3602/11.
В развитие данных правовых позиций в Постановлении Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 N 8953/12 указывается, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.
Учитывая, что "пунктом 4 статьи 1515" ГК РФ предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами ("пункты 1" и "2" названной статьи), выработанные в приведенном Постановлении Президиума подходы подлежат применению и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно "подпункту 2 пункта 4 статьи 1515" ГК РФ, в силу чего рассматривающий соответствующий спор суд при надлежащем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием.
Указанная позиция ВАС РФ изложена также в Постановлении Президиума от 02.04.2013 N 16449/12.
При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции правомерность применения заявленной меры к гражданской ответственности в виде взыскания компенсации не оспаривалась ответчиком, в свою очередь истец выразил несогласие с уменьшением размера компенсации.
Апелляционная коллегия, оценивая в совокупности представленные материалы дела, принимает во внимание, что ООО "ВЛАДТРЕЙД" не привлекалось к административной ответственности по "статье 14.10" КоАП помимо рассматриваемого случая, учитывает обстоятельство изъятия спорного контрафактного товара таможенным органом в процессе таможенной очистки, в связи с чем у истца не возникли убытки от незаконного использования товарного знака, а также аргументированный довод о том, что способ использование товарного знака истца, стоимость которого принята за основу расчета компенсации, несравним со способом использования, допущенным ответчиком.
Так, расчет компенсации истца произведен исходя из цены лицензионного соглашения на право использования товарного знака путем производства и реализация алкогольной продукции (что предполагает извлечение лицензиаром прибыли), при этом размер лицензионного соглашения определяется в том числе, исходя из фактически произведенных объемов продукции.
В свою очередь, допущенное же истцом использование товарного знака выразилось в декларировании контрафактной продукции по заказу третьего лица, уставная деятельность ответчика не связана с производством и реализацией алкогольной продукции.
При этом в материалы дела в обоснование возражений ответчика представлен расчет стоимости права использования товарного знака рег. N 275940 "Stolichnaya" при декларировании товара: колпачков цилиндрической формы из полимерного материала для укупоривания стеклянной тары с алкогольной продукцией с дозирующим устройством и декоративной алюминиевой оболочкой корпуса в количестве 180 455 штук себестоимостью 235 993 рубля 64 копейки. Согласно выводам специалиста максимальный размер лицензионного вознаграждения вышеуказанного права составляет 11 819 рублей 80 копеек.
Возражения апеллянта о неверном методе расчета, использованном специалистом, сводятся к указанию на то, что такой расчет не применяется при маркировке алкогольной продукции, в связи с чем отклоняются, в силу установленного выше недоказанности намерения ответчика использовать контрафактный товар в производстве алкогольной продукции. Произведенный специалистом расчет стоимости лицензии, исходя из цены реализации контрафактного товара, а не готовой алкогольной продукции, в данном случае правомерен.
Доводы апеллянта о том, что толкование норм о компенсации за нарушение права на товарный знак, изложенные в Постановлении N 16449/12 от 02.04.2013, применимо только к делам, в которых требование о взыскании компенсации предъявлено к двум ответчикам, противоречат содержанию указанного постановления, в силу чего не может быть принят во внимание.
Ссылка заявителя жалобы на решение по делу N А51-11645/2013 отклоняется судебной коллегией, поскольку вопрос о соразмерности компенсации подлежит выяснению в каждом отдельном случае исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе с учетом сложившейся на соответствующий период рассмотрения спора единообразной судебно-арбитражной практики.
Исходя из вышеизложенного, апелляционная коллегия считает, что с учетом фактических обстоятельств далее имеются основания для снижения заявленной ко взысканию компенсации в десять раз - до 108 273 рублей, и полагает компенсацию в указанном размере разумной и достаточной для восстановления нарушенных прав правообладателя.
В соответствии с "абзацами 2", "3" пункта 29 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36, "пунктом 2 статьи 269", "частью 4 статьи 270" АПК РФ решение суда подлежит отмене как вынесенное с нарушением норм процессуального права.
В соответствии с "частями 1", "5" статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением апелляционной, кассационной жалобы, распределяются по правилам, установленным настоящей "статьей".
В связи с частичным удовлетворением исковых требований государственная пошлина уплаченная истцом подлежит взысканию с ответчика частично в размере 2 382,70 рублей.
В связи с положительным результатом рассмотрения кассационной жалобы на решение 25.06.2013, расходы по апелляционной и кассационной жалобам ответчика на указанный судебный акт относятся на истца в части, пропорциональной размеру оставленных без удовлетворения исковых требований.
Поскольку доводы истца по существу спора при рассмотрении настоящей апелляционной жалобы отклонены, расходы по оплате госпошлины по апелляционной жалобе на решение от 11.09.2014 относятся на апеллянта.
Руководствуясь "статьями 258", "266" - "271" Арбитражного процессуального кодекса РФ, Пятый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда Приморского края от 11.09.2014 по делу N А51-5238/2013 отменить.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ВЛАДТРЕЙД" в пользу федерального казенного предприятия "Союзплодоимпорт" 108 273 рубля компенсации, а также 2 382 рубля 70 копеек судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску.
В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
Взыскать с федерального казенного предприятия "Союзплодоимпорт" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ВЛАДТРЕЙД" 3 600 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной и кассационной жалобам.
Арбитражному суду Приморского края выдать исполнительные листы.
Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам через Арбитражный суд Приморского края в течение двух месяцев.


Председательствующий
С.Б.КУЛТЫШЕВ

Судьи
А.В.ВЕТОШКЕВИЧ
С.М.СИНИЦЫНА

 

12.02.2015