Требования о прекращении нарушения исключительных прав и взыскании компенсации удовлетворены, поскольку установлено, что обозначение на этикетке продукции ответчиков по размеру и пространственному положению занимает доминирующее положение, выполняя тем самым функцию по индивидуализации товара, при этом оно тождественно товарному знаку истца, на использование которого он согласия не давал, в связи с чем нарушенные исключительные интеллектуальные права истца подлежат защите.Резолютивная часть постановления объявлена 05 ноября 2013 года
Постановление изготовлено в полном объеме 14 ноября 2013 года
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
в составе:
председательствующего Есиповой О.И.
судей Борисовой Г.В., Зотеевой Л.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Ганичевой В.А.
при участии в заседании:
от истца: Пигарева А.В. - по доверенности от 29.07.2013;
от ответчика 1: Веснина А.В. - по доверенности от 20.06.2013, Кожушко В.О. - по доверенности от 11.09.2013, Егудин Д.Б. - по паспорту, Горбунова Я.А., Стансковский В.М. - по доверенности от 24.07.2013;
от ответчика 2: Семенова Н.С. - по доверенности от 06.11.2012 N 380-12;
от 3-го лица 1: Пигарева А.В. - по доверенности от 27.09.2013;
от 3-го лица 2: не явился, извещен;
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационный номер 13АП-19953/2013, 13АП-19954/2013) Общества с ограниченной ответственностью "Элемент-Трейд" и Общества с ограниченной ответственностью "Ротонда" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.08.2013 по делу N А56-10684/2013 (судья Кузнецов М.В.), принятое
по иску ООО "Интел", место нахождения: 117556, г. Москва, ш. Варшавское, д. 75, 1, ОГРН 1057747453610,
к ООО "Ротонда", место нахождения: 196240, г. Санкт-Петербург, 7-й Предпортовый проезд, д. 14, лит. А, ОГРН 1027804905810,
к ООО "Элемент-Трейд", место нахождения: 620076, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 4, ОГРН 1036605217252,
3-и лица: ООО "Торговый Дом "Русьимпорт", Roqueta Origen Comercial S.L.
о прекращении нарушения исключительных прав и взыскании 2 500 000 руб.
установил:
Общество с ограниченной ответственностью "Интел", 196240, г. Санкт-Петербург, 7-й Предпортовый проезд, д. 14, лит. А, ОГРН 1027804905810, (далее - истец, ООО "Интел") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке "статьи 49" Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к Обществу с ограниченной ответственностью "Ротонда", 196240, г. Санкт-Петербург, 7-й Предпортовый проезд, д. 14, лит. А, ОГРН 1027804905810, (далее - ответчик 1, общество "Ротонда") и Обществу с ограниченной ответственностью "Элемент-Трейд", 620076, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 4, ОГРН 1036605217252, (далее - ответчик 2, общество "Элемент-Трейд") о запрете обществу "Ротонда" ввозить и реализовывать на территории Российской Федерации вино, маркированное обозначением "TERRA NOSTRA" для индивидуализации товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 345258, и взыскании с общества "Ротонда" в пользу истца 2 845 528 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 345258, а также о запрете обществу "Элемент-Трейд" реализовывать на территории Российской Федерации вино, маркированное обозначением "TERRA NOSTRA" для индивидуализации товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 345258 и взыскании с общества "Элемент-Трейд" в пользу истца 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 345258.
К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Русьимпорт" и "Roqueta Origen Comercial S.L." ("Рокета Орижен Комерсиал С.Л.").
Решением суда от 05.08.2013 иск удовлетворен в полном объеме.
Не согласившись с принятым решением ООО "Ротонда" и ООО "Элемент-Трейд", ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права, нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов суда просят отменить судебный акт и в иске отказать.
В апелляционной жалобе ООО "Ротонда" указывает, что не имеется оснований для удовлетворения иска и привлечения к ответственности по "статье 1515" ГК РФ, поскольку: 1) истец не имеет лицензию на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции и не вправе использовать товарный знак на товарах по 33 классу; 2) лицензионный договор о предоставлении права на использование товарного знака "TERRA NOSTRA" с ООО "ТД "Русьимпорт" был заключен только 23.11.2010, в связи с чем вероятность смешения товаров истца и ответчика 1 не возникла. Податель жалобы ссылается также на неправильное определение истцом размера компенсации.
ООО "Элемент-Трейд" в апелляционной жалобе указывает: 1) для подтверждения обоснованности требования о нарушении исключительных прав в отношении товарного знака, зарегистрированного на основании Свидетельства N 345258 от 05.03.2008, истцом представлена копия этикетки продукции с нанесенным на нее изображением товарного знака, зарегистрированного на основании другого свидетельства за N 1060969 от 17.11.2010 с датой приоритета от 26.08.2010; 2) судом не принят во внимание довод ответчика о том, что в случае присутствия иностранного наименования на этикетке кроме словесных сочетаний имеют значение и изобразительные элементы, а этикетки не тождественны; 3) товарный знак истца и спорное обозначение на этикетках продукции ответчиков не могут повлечь вероятности смешения и не способны ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя; 4) сумма взысканной компенсации несоразмерна последствиям нарушения.
В судебном заседании представители ответчиков поддержали доводы своих апелляционных жалоб.
Представитель ООО "Интел", представляющая одновременно интересы ООО "Торговый Дом "Русьимпорт", просила оставить апелляционные жалобы без удовлетворения, а решение суда без изменения.
Компания "Roqueta Origen Comercial S.L." ("Рокета Орижен Комерсиал С.Л."), извещенная о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителя в судебное заседание не обеспечила, отзыв не представила, в связи с чем дело рассмотрено в порядке "части 5 статьи 156", "части 1 статьи 266" АПК РФ в отсутствие представителя.
Законность и обоснованность судебного акта проверены в апелляционном порядке в пределах доводов апелляционных жалоб.
Судом первой инстанции установлено и подтверждается материалами дела, что ООО "Интел" является правообладателем словесного товарного знака "TERRA NOSTRA" по свидетельству N 345258, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ с 05.03.2008 года в отношении товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки, за исключением пива) Ю с приоритетом от 16.11.2006 года.
Регистрация товарного знака обществом "Интел" по свидетельству N 345258 на день рассмотрения дела в суде являлась действующей, не прекращена и не оспаривалась.
ООО "РОТОНДА" в 2010 году ввезло на территорию Российской Федерации алкогольную продукцию - вино маркированное обозначением "TERRA NOSTRA" производства "Roqueta Origen Comercial S.L.", Испания, которое было реализовано на территории Российской Федерации обществом "Элемент-Трейд".
Полагая, что обозначение "TERRA NOSTRA" на этикетке продукции ответчиков по своему размеру и пространственному положению занимает доминирующее положение, выполняя тем самым функцию по индивидуализации товара, а обозначение "TERRA NOSTRA" тождественно товарному знаку "TERRA NOSTRA", на использование которого истец Обществу "Ротонда" и Обществу "Элемент-Трейд" согласия не давал, истец посчитал нарушенными исключительные интеллектуальные права и обратился в арбитражный суд с иском о прекращении нарушения и выплате компенсации.
Удовлетворяя исковые требования в полном объеме, суд исходил из того, что исключительные интеллектуальные права истца нарушены использованием товарного знака, а размер заявленной истцом компенсации соразмерен нарушенному праву.
Выслушав представителей сторон, обсудив доводы апелляционных жалоб, проверив правильность применения судом норм материального права и соблюдение процессуальных норм, а также соответствие выводов суда обстоятельствам по делу и представленным доказательствам, судебная коллегия приходит к следующим выводам.
Согласно "пункту 1 статьи 1477" Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.
В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации ("пункт 1 статьи 1482" ГК РФ).
В соответствии с "пунктом 1 статьи 1484" Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со "статьей 1229" Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в "пункте 2 указанной статьи". Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
На основании "подпункта 1 пункта 2 статьи 1484" Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения ("пункт 3 статьи 1484" Гражданского кодекса Российской Федерации).
При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из "Правил" составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (в соответствии с Федеральным "законом" от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, применяемых в части, не противоречащей четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Правила).
Из положений "пункта 14.4.2" Правил следует, что словесное обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах - звуковом (фонетическом), графическом (визуальном) и смысловом (семантическом).
Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Оценив представленные в дело доказательства (т. 1, л.д. 104 - 107, 135 - 136) суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что обозначение "TERRA NOSTRA" на этикетке продукции ответчиков по своему размеру и пространственному положению занимает доминирующее положение, выполняя, тем самым, функцию по индивидуализации товара; этикетка алкогольной продукции "TERRA NOSTRA" не имеет ярко выраженных особенностей.
Тем самым, обозначение "TERRA NOSTRA" тождественно товарному знаку "TERRA NOSTRA".
Доводы апелляционной жалобы ООО "Элемент-Трейд" со ссылкой на товарный знак, зарегистрированный на основании другого свидетельства за N 1060969 от 17.11.2010 с датой приоритета от 26.08.2010, а также указание на отсутствие судом оценки тождественности этикеток с изобразительными элементами и вероятности смешения, не могут быть приняты судом апелляционной инстанции во внимание, поскольку, исходя из предмета спора, судом оценивалась тождественность обозначения "TERRA NOSTRA" на этикетке алкогольной продукции и словесного товарного знака "TERRA NOSTRA" по свидетельству N 345258.
Довод апелляционной жалобы ООО "Ротонда" о том, что отсутствие специальной правоспособности исключает возможность законного использования обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака отклоняется судебной коллегией как не основанный на нормах материального права.
Кроме того, из лицензионного договора N ДЛ-39/2010 от 28.09.2010 следует, что ООО "Интел" (лицензиар), обладающий исключительным правом на товарный знак "TERRA NOSTRA" предоставляет ООО "Торговый ДОМ "Русьимпорт" (лицензиат) неисключительную лицензию на использование товарных знаков, в том числе по свидетельству 345258 (т. 1, л.д. 21 - 28).
ООО "Торговый ДОМ "Русьимпорт" согласно условиям Соглашения от 24.03.2010, заключенного между ООО "Интел" (Заказчик) и Тенуте Нейрано (Производитель) на изготовление алкогольной продукции под обозначением "TERRA NOSTRA", является уполномоченным импортером продукции на территории Российской Федерации (т. 1, л.д. 29 - 37), соответственно, третье лицо должно осуществлять свою деятельность по обороту алкогольной продукции в соответствии с требованиями Федерального "закона" от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".
В соответствии с "пунктом 1 статьи 1229" Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим "Кодексом" и другими законами.
Согласно "пункту 1 статьи 1515" Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение ("пункт 2 статьи 1515" Гражданского кодекса Российской Федерации).
Поскольку ответчикам на использование товарного знака "TERRA NOSTRA" на этикетках алкогольной продукции правообладателем разрешения не давалось, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о наличии оснований для привлечения ООО "Ротонда" и ООО "Элемент-Трейд" к ответственности по "статье 1515" Гражданского кодекса Российской Федерации.
Суд правильно установил, что товарный знак "TERRA NOSTRA" по свидетельству N 345258 зарегистрирован на территории Российской Федерации 05 марта 2008 года, с датой приоритета от 16 ноября 2006 года, подлежит защите от незаконного использования с даты его государственной регистрации, а не с даты начала использования товарного знака или даты заключения договора о распоряжении исключительным правом, то есть с 05 марта 2008 года.
Фактически доводы апелляционных жалоб в этой части сводятся к несогласию с оценкой доказательств и выводами суда, оснований для переоценки которых судебная коллегия не усматривает.
В соответствии с "пунктом 3 статьи 1252" Гражданского кодекса в случаях, предусмотренных названным "Кодексом" для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.
Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным "Кодексом", в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.
Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.
"Пунктом 4 статьи 1515" Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Из разъяснений, содержащихся в "п. 43.3" Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", следует, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного в том числе "пп. 1 п. 4 ст. 1515" ГК РФ. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в "Постановлении" от 27.09.2011 N 3602/11 разъяснил, что "пунктом 4 статьи 1515" Гражданского кодекса предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению.
Воспользовавшись предоставленным ему правом выбора, ООО "Интел" в отношении ООО "Ротонда" определил размер компенсации 2 845 528 рублей в соответствии с "подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515" ГК РФ, исходя из представленных Центральной акцизной таможней сведений об импорте ответчиком 1 в Россию алкогольной продукции "TERRA NOSTRA" по ДТ N 10009194/121010/0019748 и 10009194/201210/0027074 в количестве 31680 бутылок, общей стоимостью 1 422 764 руб.
Согласно правовой позиции, содержащейся в "Постановлении" Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.06.2012 N 498/12, по смыслу "подпункта 2 пункта 4 статьи 1515" Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель товарного знака может определить размер компенсации, подлежащей выплате за нарушение исключительных прав, как исходя из стоимости контрафактного товара, которая указана в договоре, так и иным способом, в том числе исходя из стоимости товара, указанной в таможенной декларации, в случае ввоза контрафактного товара на территорию Российской Федерации.
Довод апелляционной жалобы ООО "Ротонда" о неправомерном применении истцом при расчете размера компенсации таможенной стоимости товара, а не стоимости алкогольной продукции по договору с поставщиком, отклоняется судебной коллегией, поскольку расчет истца не противоречит "подпункту 2 пункта 4 статьи 1515" ГК РФ.
Не может быть принят во внимание и довод ООО "Ротонда" об определении размера компенсации, исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, поскольку выбор вида компенсации и способ ее расчета (подпункт 2) - прерогатива истца, а истцом вопреки желанию ответчика 1 избран иной способ расчета компенсации.
Размер компенсации в отношении ООО "Элемент-Трейд" истец определил в соответствии с "подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515" ГК РФ.
Удовлетворяя требование истца о взыскании компенсации в отношении ООО "Элемент-Трейд" в заявленном размере, суд первой инстанции вопреки разъяснениям "пункта 43.3" Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", не учел характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, а также соразмерность компенсации последствиям нарушения.
Поскольку кассовым чеком N 17.17.390.177 от 26.02.2011 г. подтвержден лишь единичный случай реализации обществом ООО "Элемент-Трейд" алкогольной продукции с обозначением "TERRA NOSTRA" на этикетке, судебная коллегия приходит к выводу, что размер компенсации в 10 000 рублей является соразмерным допущенному нарушению.
При таких обстоятельствах доводы апелляционной жалобы ООО "Элемент-Трейд" апелляционная инстанции находит обоснованными и подлежащими удовлетворению, а решение суда от 05.08.2013 - подлежащим изменению в части размера взысканной с ООО "Элемент-Трейд" в пользу ООО "Интел" компенсации.
В соответствии с "абзацем 2 части 1 статьи 110" АПК РФ, принимая во внимание частичное удовлетворение иска, с ООО "Элемент-Трейд" в пользу ООО "Интел" подлежат взысканию судебные расходы в размере 4 118,75 руб. государственной пошлины.
Расходы за рассмотрение апелляционной жалобы ООО "Элемент-Трейд" судебная коллегия относит на истца, за рассмотрение апелляционной жалобы ООО "Ротонда" - на ее подателя.
Текст постановления изготовлен с учетом определения Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.11.2013 об исправлении арифметической ошибки в резолютивной части постановления от 05.11.2013.
Руководствуясь "пунктом 2 статьи 269", "статьями 270" - "271" Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
постановил:
решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05 августа 2013 года по делу N А56-10684/2013 изменить, пункт 5 резолютивной части решения изложить в следующей редакции:
"Взыскать с ООО "Элемент-Трейд" в пользу ООО "Интел" 10 000 руб. компенсации и 4 118,75 руб. расходов по госпошлине, в удовлетворении остальной части требований отказать".
В остальной части решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционные жалобы Общества с ограниченной ответственностью "Элемент-Трейд" и Общества с ограниченной ответственностью "Ротонда" - без удовлетворения.
Взыскать с ООО "Интел" в пользу ООО "Элемент-Трейд" 2 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.
Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления постановления в законную силу.
Председательствующий
О.И.ЕСИПОВА
Судьи
Г.В.БОРИСОВА
Л.В.ЗОТЕЕВА
