Требование: Об отмене решения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку и обязании аннулировать запись, сделанную на его основании.
Решение: Дело передано на новое рассмотрение, поскольку не установлено, сходны ли фирменное наименование третьего лица с товарным знаком заявителя до степени смешения; имеет ли фирменное наименование приоритет; не проверены выводы об однородности товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, и выпускаемых с использованием фирменного наименования.Резолютивная часть постановления объявлена 19 января 2012 года
Мотивированное постановление изготовлено 27 января 2012 года
Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе:
председательствующего-судьи Латыповой Р.Р.
судей Агапова М.Р., Борзыкина М.В.
при участии в заседании:
от заявителя ВТМ Истеблишмент Захаров Р.А., доверенность от 25 октября 2010 года
от заинтересованного лица Роспатент Шеманин Я.А., доверенность от 05 октября 2011 года N 01/25-617/41
от третьих лиц ФГУ "ФИПС Роспатента" Шеманин Я.А., доверенность от 12 августа 2011 года N 41-1415-12
ООО "Торговый Дом РОМАНОВ" Феклистов А.А., доверенность от 15 декабря 2011 года, Марканов Д.Ю., Зуйков С.А., доверенность от 30 августа 2011 года, Мусько В.Ю., доверенность от 1 октября 2010 года
рассмотрев 19 января 2012 года в судебном заседании кассационную жалобу ООО "Торговый Дом РОМАНОВ"
на решение от 15 июля 2011 года
Арбитражного суда города Москвы,
принятое судьей Хатыповой Р.А.,
на постановление от 17 октября 2011 года
Девятого арбитражного апелляционного суда,
принятое судьями Поповым В.И., Гончаровым В.Я., Мухиным С.М.
по заявлению ВТМ Истеблишмент
об оспаривании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам,
установил:
Компания ВТМ Истеблишмент обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее по тексту - Роспатент) от 30 марта 2011 года N 2005734187/50(379264) о признании недействительным полностью предоставления правовой охраны товарному знаку "РОМАНОВ" по свидетельству N 379264, а также обязании Роспатента аннулировать в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ записи от 30 марта 2011 года о признании недействительной правовой охраны товарного знака по свидетельству N 379264 и опубликовании в официальном бюллетене Роспатента "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров" сведений об этом.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 15 июля 2011 года в удовлетворении заявленных требований отказано.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 октября 2011 года решение суда отменено. Признано незаконным оспариваемое решение Роспатента. Суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам устранить допущенные нарушения путем аннулирования в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ записи от 30 марта 2011 года о признании недействительной правовой охраны товарного знака по свидетельству N 379264 (на основании решения Роспатента от 30 марта 2011 года N 2005734187/50(379264) и опубликования в официальном бюллетене Роспатента "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров", сведений об этом.
ООО "Торговый Дом РОМАНОВ" в поданной кассационной жалобе, настаивает на отмене как постановления апелляционного суда так и решения суда первой инстанции. Апелляционный суд, по мнению заявителя кассационной жалобы, неправильно применил пункт 3 статьи 7 Закона о товарных знаках. Товарный знак "Романов" N 379264, предоставление правовой охраны которому признано недействительным оспариваемым решением Роспатента, полностью воспроизводит, то есть является тождественным индивидуализирующей части фирменного наименования третьего лица 2 - ООО "Торговый Дом "РОМАНОВ". ООО "Торговый Дом РОМАНОВ", компания с фирменным наименованием, включающим обозначение "РОМАНОВ", разрабатывает, продвигает, производит и вводит в гражданский оборот продукцию, шампанское, маркированную обозначением "РОМАНОВ", т.е. использует это обозначение в своей деятельности. Всю указанную деятельность ООО "Торговый Дом "Романов" ведет под своим фирменным наименованием. Суды не применили статью 10 ГК РФ, апелляционный суд неправильно применил пункт 2 статьи 51 АПК РФ. Противоречит сложившейся практике и основан на узком толковании пункта 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 года "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", а также пункта 8 Информационного письма ВАС РФ N 127 от 25 ноября 2008 года вывод апелляционного суда о том, что суд может применить статью 10 ГК РФ исключительно в рамках оспаривания решения Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Правовая охрана товарному знаку "Романов" N 379264 предоставлена незаконно. Сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, а также однородность товаров и услуг 33 и 35 классов применительно к одной сфере деятельности (производство, продвижение и продажа алкогольной продукции) позволяет сделать вывод о том, что регистрация товарного знака по свидетельству N 254697 противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона о товарных знаках.
В судебном заседании представитель ООО "Торговый Дом РОМАНОВ" поддержал доводы и требования кассационной жалобы.
Представитель Роспатента и ФГУ ФИПС Роспатента также поддержал доводы и требования кассационной жалобы, указав на то, что у апелляционного суда не было оснований для признания решения Роспатента недействительным.
Представитель ВТМ Истеблишмент, возражая против удовлетворения кассационной жалобы, указал на законность и обоснованность судебного акта и отсутствие оснований к отмене. Представленный в порядке статьи 279 АПК РФ отзыв приобщен к материалам дела.
Федеральный арбитражный суд Московского округа, изучив материалы дела, заслушав и обсудив доводы сторон, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения норм материального права и соблюдения норм процессуального права, находит судебные акты подлежащими отмене с направлением дела на новое рассмотрение по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с несоответствием выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам.
Предметом проверки законности по настоящему делу явилось решение Роспатента от 30 марта 2011 года N 2005734187/50(379264) о признании недействительным полностью предоставления правовой охраны товарному знаку "РОМАНОВ" по свидетельству N 379264 с приоритетом от 29 декабря 2005 года, вынесенное по результатам рассмотрения возражений ООО "ТД РОМАНОВ" против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку по основаниям не соответствия произведенной регистрации требованиям пунктов 1, 3 статьи 6, пунктов 1, 3 статьи 7 Закона о товарных знаках, пункту 8 статьи 1483 ГК РФ, статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.
Отменяя решение суда первой инстанции и признавая недействительным указанное решение апелляционный суд исходил из того, что ответчик не доказал соответствия оспариваемого ненормативного правового акта Закону о товарных знаках. Апелляционный суд, исходил также неверной оценки ответчиком и судом первой инстанции представленных сторонами доказательств, касающихся вопроса о несоответствии оспоренной регистрации положениям пункту 3 статьи 7 Закона о товарных знаках. Также апелляционный суд указал на отсутствие тождественности спорного товарного знака с фирменным наименованием третьего лица. Признан недостаточно обоснованным и вывод Роспатента в оспариваемом решении об однородности товаров, для которых зарегистрирован товарный знак и товаров, в отношении которых осуществляется деятельность третьего лица.
Выводы апелляционного нельзя признать достаточно обоснованными, поскольку сделаны без учета ряда фактических обстоятельств и оценки доказательств по делу, также сделаны с нарушением норм процессуального права.
В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона о товарных знаках и пунктом 2.10 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 5 марта 2003 года N 32 (далее по тексту Правила), не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которые в РФ возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
Из пункта 6 статьи 1252 ГК РФ следует, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.
Роспатент, с которым при разрешении спора согласился суд первой инстанции, руководствовались требованиями вышеуказанных норм и признавая недействительной регистрацию товарного знака "РОМАНОВ" пришел к выводу о тождественности отличительной части фирменного наименования ООО "Торговый Дом РОМАНОВ", зарегистрированного Московской областной регистрационной палатой при Администрации Московской области Российской Федерации 21 августа 1998 года.
Учитывая, что у ООО "Торговый Дом РОМАНОВ" исключительное право на фирменное наименование возникло ранее, как Роспатент, так и суд первой инстанции признали приоритет за фирменным наименованием.
Апелляционный суд вопреки требованиям подпункта 13 пункта 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не опроверг выводы суда первой инстанции, сделанные относительно доказательств имеющихся в деле.
Отменяя решение суда и признавая решение Роспатента недействительным, апелляционный суд не опровергая выводы суда о тождественности спорного товарного знака с фирменным наименованием не согласился с указанным выводом и указал на то, что в оспариваемом решении не приведено обоснований того, что основную индивидуализирующую функцию выполняет только элемент произвольной части наименования - фамилия "РОМАНОВ". В то же время апелляционный суд не указал, какая часть в фирменном наименовании ООО "Торговый Дом РОМАНОВ" выполняет индивидуализирующую функцию с учетом требований гражданского законодательства.
В силу пункта 2 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.
Не может быть признана уместной ссылка апелляционного суда на пункт 17 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", где рассмотрен вопрос угрозы смешения юридических лиц при сходстве произвольной части фирменного наименования, поскольку не имеет отношения к рассматриваемому спору. Предметом рассмотрения по настоящему спору является угроза смешения зарегистрированного товарного знака и фирменного наименования.
В оспариваемом решении Роспатент, впоследствии при разрешении спора суд первой инстанции, пришли к выводу на основании оценки представленных доказательств, что тождественность спорного товарного знака с фирменным наименованием способно ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, поскольку ООО "Торговый Дом "Романов" с момента регистрации осуществляет деятельность по производству и продвижению товара на рынок алкогольной продукции, что соответствует товарам 33 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.
Между тем, не дана оценка всем доводам ООО "Торговый Дом "Романов" и представленным доказательствам относительно осуществления указанной деятельности с момента создания и регистрации самостоятельно с использованием собственного фирменного наименования и введения в гражданский оборот продукции маркированной обозначением "Романов".
Апелляционным судом отклонены ряд доказательств, а именно документы, свидетельствующие о производстве шампанского "РОМАНОВ", производителем которого являлось ЗАО АПФ "МИРНЫЙ", по тем основаниям, что ООО "Торговый Дом "Романов" не вправе было передавать право на использование своего фирменного наименования, поскольку законодательством установлен прямой запрет на отчуждение или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования. В то же время апелляционный суд не указал, какое правовое значение для разрешения настоящего спора, имеет факт законности передачи права использования фирменного наименования при маркировке шампанского "РОМАНОВ".
Иным же доводам и доказательствам оценка апелляционным судом не дана и в судебном акте отсутствуют указания на то, по каким основаниям не приняты во внимание доводы и доказательства третьего лица, приведенные в обоснование использования фирменного наименования в своей деятельности, в том числе при производстве шампанского и продвижении собственной продукции на рынок. Судом первой инстанции указанным доводам и доказательствам оценка также не дана, что свидетельствует о неполноте исследования фактических обстоятельств по делу, между тем указанные доказательства представлены в Роспатент при рассмотрении возражений и в суд при разрешении спора.
В силу вышеуказанного суд кассационной инстанции лишен возможности рассмотреть и проверить обоснованность ряда доводов заявителя кассационной жалобы о производстве и реализации алкогольной продукции, поскольку они не были предметом рассмотрения судебных инстанций.
Не может быть признан достаточно обоснованным и вывод апелляционного суда не согласившегося с выводами Роспатента об однородности товаров, для которых зарегистрирован товарный знак и товаров, в отношении которых осуществляется деятельность третьего лица. Судом первой инстанции законность решения в указанной части не проверялась. В то же время решение Роспатента содержит аргументацию со ссылкой на нормативные акты по оценке однородности товаров и услуг, которые судами не опровергнуты и не указано в судебных актах, на каком основании решение в указанной части признано незаконным.
При таких обстоятельствах выводы апелляционного суда не соответствуют фактическим обстоятельствам по делу, что в силу статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием к отмене судебного акта с направлением дела на новое рассмотрение. Однако суд кассационной инстанции лишен возможности оставить решение суда первой инстанции в силе, поскольку оно не основано на всестороннем и полном исследовании фактических обстоятельств по делу, оценки доказательств, что является основанием к отмене судебного акта.
При таких обстоятельствах дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
При новом рассмотрении суду надлежит с учетом указанного полно и всесторонне исследовать фактические обстоятельства по делу, оценить доказательства, имеющие значение для правильного разрешения спора. При оценке законности и обоснованности оспариваемого решения Роспатента, суду необходимо с учетом норм материального права, регулирующих спорные взаимоотношения, установить является ли отличительная часть фирменного наименования сходной до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, имеет ли фирменное наименование приоритет, проверить обоснованность выводов Роспатента относительно однородности товаров, для которых зарегистрирован товарный знак и продукции выпускаемой с использованием фирменного наименования, проверить доводы третьего лица относительно использования фирменного наименования при изготовлении однородного товара и продвижении его на рынок. С учетом фактических обстоятельств по делу и представленных доказательств, принимая во внимание пункт 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда N 29 от 26 марта 2009 года "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" рассмотреть вопрос о возможности применения статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии установления, что действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.
Руководствуясь статьями 176, 284 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
постановил:
решение Арбитражного суда города Москвы от 15 июля 2011 года, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 октября 2011 года по делу N А40-52156/11-27-424 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
Председательствующий судья
Р.Р.ЛАТЫПОВА
судья
М.Р.АГАПОВ
судья
М.В.БОРЗЫКИН
