Исковые требования об оспаривании решения уполномоченного органа об отказе в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака удовлетворены правомерно, поскольку оспариваемое решение не соответствует действующему законодательству и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.Резолютивная часть постановления объявлена 12 апреля 2011 года
Постановление изготовлено в полном объеме 19 апреля 2011 года
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи С.Л. Захаров
судей Э.В. Якутова, И.В. Бекетовой
при ведении протокола секретарем судебного заседания Яцевой В.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
на решение Арбитражного суда г. Москвы от 27.01.2011
по делу N А40-124365/10-12-795, принятое судьей Чадовым А.С.
по заявлению ЗАО "Д Дистрибьюшен"
к 1) ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам"
2) Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об оспаривании решения
третье лицо: ЗАО "Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова, у Чугунного моста въ Москве"
при участии в судебном заседании:
от заявителя - Ермолина Д.Е. паспорт <...>,
Хабаров Д.И. уд. 77/4465, по дов. от 15.10.2010;
от заинтересованного лица - Попенко В.В. 1) по дов. от 24.02.2011,
2) по дов. от 14.10.2010, паспорт <...>;
от третьего лица - Смирнова Е.В. выписка из протокола от 01.12.2009,
паспорт <...>.
установил:
ЗАО "Д Дистрибьюшен" (далее - заявитель, Общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением об оспаривании решения Федеральной службы Российской Федерации по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - ответчик, Роспатент) от 09.07.2010 об отказе в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 309036.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 27.01.2011 заявленные требования удовлетворены. При этом суд исходил из того, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует действующему законодательству и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, поскольку документы, представленные третьим лицом в Роспатент в подтверждение использования спорного товарного знака по свидетельству N 309036, не подтверждают его использование в отношении всех зарегистрированных товаров, указанных в перечне свидетельства.
Этим же судебным решением оставлены без удовлетворения аналогичные требования заявителя к ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности".
Не согласившись с принятым по делу судебным актом, Роспатент подал апелляционную жалобу, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.
В обоснование этого указывается, что оспариваемое по настоящему делу решение Роспатента не нарушает права и законные интересы заявителя, поскольку 14.01.2011 в Палате по патентным спорам состоялось заседание по вновь поданному заявлению ЗАО "Д Дистрибьюшен" о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака по свидетельству N 309036. В результате рассмотрения дела коллегией Палаты по патентным спорам 14.01.2011 принято решение, утвержденное Роспатентом 04.02.2011, которым заявление ЗАО "Д Дистрибьюшен" от 11.10.2010 удовлетворено, правовая охрана товарного знака по свидетельству N 309036 полностью досрочно прекращена.
В судебном заседании представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, изложил свою позицию, указанную в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.
В судебном заседании представитель третьего лица доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, изложил свою позицию, указанную в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.
В судебном заседании представитель заявителя поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать, изложил свои доводы.
Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст. ст. 266 и 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, исследовав доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей, участвующих в деле лиц, и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, приходит к следующим выводам.
Как следует из материалов дела, оспариваемый товарный знак по заявке N 2003703748/50 с приоритетом от 26.02.2003 зарегистрирован 22.06.2006 за N 309036 на имя ЗАО "Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова, у Чугунного моста въ Москве" в отношении товаров 33 классов МКТУ: алкогольные напитки, а именно: водка.
Товарный знак по свидетельству N 309036 представляет собой этикетку прямоугольной формы, по углам которой расположены элементы геометрического орнамента в стиле "модерн", в верхней части этикетки расположены стилизованные изображения четырех орлов, под которыми в центре этикетки друг под другом расположены словесные элементы "ТОРГОВЫЙ ДОМЪ", выполненный стандартным шрифтом, и "БОРИСА СМИРНОВА", выполненный в оригинальной графике, под которым в правой части этикетки расположены, выполненные мелким шрифтом слова "ПОТОМКА ЗНАМЕНИТОГО РУССКОГО ВОДОЧНИКА ПЕТРА АРСЕНЬЕВИЧА СМИРНОВА".
В нижней части этикетки размещены неохраняемые элементы обозначения.
Изображение гербов, все цифры, буквы и слова, кроме "ТОРГОВЫЙ ДОМЪ БОРИСА СМИРНОВА ПОТОМКА ЗНАМЕНИТОГО РУССКОГО ВОДОЧНИК ПЕТРА АРСЕНЬЕВИЧА СМИРНОВА", являются неохраняемыми элементами знака.
Знак охраняется в бронзовом, красном, синем, черном, белом, коричневом и золотом цветовом сочетании.
В образованную при Роспатенте палату по патентным спорам 18.01.2010 поступило заявление ЗАО "Д Дистрибьюшен" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 309036 в отношении всех зарегистрированных товаров, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием.
По результатам рассмотрения указанного заявления Роспатентом принято оспариваемое решение, которым в удовлетворении заявления было отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству N 309036 оставлена в силе.
Общество, полагая, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, обратилось в суд с заявлением.
Вопреки утверждениям Роспатента в апелляционной жалобе, решение суда первой инстанции об удовлетворении требований заявителя основано на полной и всесторонней оценке представленных сторонами доказательств, правильном определении имеющих значение обстоятельств дела и правильном применении норм материального права.
Согласно пункту 2.3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. При этом пунктом 2.4. данного постановления предусмотрено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.
Как следует из материалов дела, заявление ЗАО "Д Дистрибьюшен" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 309036 в отношении всех зарегистрированных товаров, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием поступило в Роспатент 18.01.2010, то есть после введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии с ч. 1 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.
При этом, согласно ч. 3 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.
Согласно ч. 2, 3 данной статьи, использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, когда, соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также, использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.
При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.
Согласно материалам дела, в подтверждение использования товарного знака по свидетельству N 309036 третье лицо представило следующие документы: лицензионный договор от 10.05.2007 N Г-3, заключенный между ЗАО "Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова, у Чугунного моста въ Москве" и ОАО "Костромахлебпром" с приложениями N 4 к нему; акт выполненных работ от 30.10.2009 N 10-09; выписка по счету от 16.12.2009; договор поставки от 10.01.2008 N 1/Я, заключенный между филиалом ЗАО "Костромахлебпром" Галичский ликероводочный завод и ООО "Специализированный полиграфический комплекс"; договор поставки от 26.12.2008, заключенный между филиалом ОАО "Костромахлебпром" Галичский ликероводочный завод и ООО "Региональная водочная компания"; счета, товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения ООО "Региональная водочная компания", ОАО "Костромахлебпром" Галичский ликероводочный завод и ООО "Специализированный полиграфический комплекс"; приказ N 5 филиала ОАО "Костромахлебпром" Галичский ликероводочный завод; фотографии бутылок и этикеток бутылок водки, маркируемых оспариваемым товарным знаком; сертификат соответствия N РОСС Ки.АЯ90.В01702; приложение к сертификату соответствия N РОСС Ки.АЯ90.В01702; приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению N 44КЦ.01.918.П.001387.08.08 от 20.08.2008; договор от 24.11.2009 N 159, заключенный между ЗАО "Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества Смирнова, у Чугунного моста въ Москве" и ОАО "КОНТИ-ПРИНТ" об изготовлении полиграфической продукции, и приложения к нему; счета, товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения по договору от 24.11.2009 N 159; рекламные материалы; и т.д.
Проанализировав представленные третьем лицом доказательства использования оспариваемого товарного знака, Роспатент в оспариваемом решении пришел к выводу о том, что они подтверждают использование оспариваемого товарного знака по свидетельству N 309036 в отношении в отношении всех зарегистрированных товаров, указанных в перечне свидетельства.
Вместе с тем, данные выводы Роспатента являются ошибочными, исходя из следующих обстоятельств.
Как следует из оспариваемого решения Роспатента, одним из главных доказательств использования оспариваемого товарного знака является изготовление ООО "Специализированный полиграфический комплекс" этикеток водки "Борись Смирновъ. Столовое вино N 1, крепкая".
Вместе с тем, в соответствии с ответом, полученным на адвокатский запрос от 19.02.2010, ООО "Специализированный полиграфический комплекс" никогда не изготавливал для лицензиата этикетку "Борись Смирновъ. Столовое вино N 1, крепкая".
В связи с изложенным, документы, на которые ссылалось третье лицо не могут являться доказательством использования спорного товарного знака по свидетельству N 309306, так как каких-либо этикеток товара, воспроизводящих указанный товарный знак, ни третье лицо, ни его лицензиат (или филиал лицензиата) на самом деле не заказывалось, а ООО "Специализированный полиграфический комплекс" таких этикеток никогда не выпускалось. По этой же причине можно заключить, что никакой продукции под спорным товарным знаком никогда не производилось.
Также оспариваемым решением Роспатента установлено, что использование спорного товарного знака по свидетельству N 309036 подтверждается фотографиями водочной бутылки, на которую наклеена этикетка, воспроизводящая указанный товарный знак, однако, отдельно взятая фотография товара не подтверждает введение в оборот товара с использованием товарного знака по свидетельству N 309036 в смысле ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Данные выводы относятся также и к другим финансовым документам, представленным третьим лицом, поскольку предоставление права использования товарного знака не означает, что это право было действительно реализовано.
Кроме того, как верно указано в решении суда первой инстанции, этикетки водки "Борис Смирновъ. Столовое вино N 1, крепкая" в действительности не воспроизводят оспариваемый товарный знак, а, соответственно, производство и реализации данного продукта в спорный период.
Таким образом, оспариваемый товарный знак в целом, как таковой, то есть в том же графическом, цветовом и фантазийном исполнении, третьим лицом не используется, что позволяет сделать вывод о его неиспользовании, в то время как в соответствии с п. 3 ст. 1486 Гражданского кодекс РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит именно на правообладателе. В подтверждение использования спорного товарного знака и в силу специфики товаров третье лицо не предоставило достаточно доказательств введение в оборот товара с использованием товарного знака по свидетельству N 309036 в смысле ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Следовательно, правовых оснований для отказа в удовлетворении заявления ЗАО "Д Дистрибьюшен" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 309036 у Роспатента в данном случае не имелось.
Кроме того, согласно протоколу заседания коллегии палаты по патентным спорам от 14.01.2011, повторное заявление ЗАО "Д Дистрибьюшен" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 309036 удовлетворено в полном объеме, правовая охрана товарного знака по свидетельству N 309036 досрочно прекращена.
Довод апелляционной жалобы Роспатента о том, что оспариваемое по настоящему делу решение Роспатента не нарушает права и законные интересы заявителя, поскольку Роспатентом 04.02.2011 утверждено решение ППС от 14.01.2011, которым заявление ЗАО "Д Дистрибьюшен" от 11.10.2010 удовлетворено, правовая охрана товарного знака по свидетельству N 309036 полностью досрочно прекращена, несостоятелен, поскольку принятие ППС решения по повторному заявлению ЗАО "Д Дистрибьюшен" не свидетельствует о законности оспариваемого по настоящему делу решения ППС от 09.07.2010 об отказе в удовлетворении первоначального заявления ЗАО "Д Дистрибьюшен". К тому же, на момент вынесения решения судом первой инстанции решения об удовлетворении требований заявителя решение ППС от 14.01.2011 еще не было утверждено руководителем Роспатента и, соответственно, не могло влечь каких-либо юридических последствий.
Основываясь на изложенных выше обстоятельствах, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, о том, что решение суда первой инстанции об удовлетворении требований заявителя является законным и обоснованным.
Что касается иных доводов, изложенных в апелляционной жалобе, то они на правильность решения суда первой инстанции об отказе в удовлетворении требований заявителя не влияют.
Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 ст. 270 АПК РФ в любом случае основанием для отмены вынесенного судебного акта, судом не допущено.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 266, 268, 269 и 271 АПК РФ суд
постановил:
решение Арбитражного суда г. Москвы от 27.01.2011 по делу N А40-124365/10-12-795 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.
Председательствующий судья:
С.Л.ЗАХАРОВ
Судьи:
Э.В.ЯКУТОВ
И.В.БЕКЕТОВА
